Por Alejandro Pöhls

Abogado

I. Introducción

El 18 de mayo de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por virtud del cual se realizaron varias modificaciones a la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), especialmente a las disposiciones de marcas y signos distintivos.

En dicha reforma se introdujeron las marcas conocidas como “no tradicionales” que, aunque eran reconocidas en legislaciones extranjeras, en México sólo los expertos en la materia sabían de su existencia. Gracias a dicha enmienda, ahora, ya existen en nuestro país las marcas sonoras, olfativas, holográficas, de imagen comercial y certificación.

Para lograr dicha implementación, se tuvo que modificar la definición de marca contemplada en el Artículo 88 de la LPI para quedar de la siguiente forma: “Se entiende por marca todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.”

II. ¿Qué es la imagen comercial?

También conocida como “trade dress”, que surgió en la década de los 80’s en los Estados Unidos, se trata de la apariencia de los establecimientos mercantiles y la presentación de los productos; es decir, es el conjunto de ornamentos, colores, iluminación, mobiliario, vestimenta del personal, decoración, fachada y arquitectura, que sin duda es parte de los activos de los negocios para los que los empresarios realizan grandes inversiones para dotar de personalidad a sus establecimientos para atraer clientes. En el caso de los productos, el trade dress comprendería el etiquetado, tamaño, contenido y colores de los empaques.

Ahora, el titular de una marca de imagen comercial puede impedir que otra persona use su mismo concepto decorativo.

Para muchos negocios, la imagen comercial constituye un gran activo, ya que su decoración es el gran elemento distintivo con el que presentan sus productos o servicios, que es el que les brinda éxito en la atracción de clientela y mayores ventas. Por ejemplo, yo no pudiera imaginar que los restaurantes-bar del grupo Anderson como “Carlos & Charlie’s” o “Carlos O’Brien’s” o “Señor Frog’s” tuviesen tanto éxito a nivel mundial sin su clásica fachada y decoración ingeniosa estilo fiesta mexicana que tanto los distingue, amén de sus personajes animados en forma de ranas.

Para aquellos comerciantes o industriales que son expositores en ferias y expos, los stands que cuenten con elementos decorativos distintivos en su conjunto, pudieran registrar su stand como marca de imagen comercial y así evitar la competencia desleal.

III. Requisitos:

Los elementos de la imagen comercial no pueden ser de una utilidad meramente funcional; es decir, deben ser ornamentales, mas no indispensables para proveer el servicio o producto que se busca comercializar. En otras palabras, no se puede pedir protección sólo para bienes genéricos como sillas, mesas o libreros, sino que se debe solicitar la protección de marca sobre un conjunto de elementos decorativos que impliquen distintividad, tales como alfombras con ciertas texturas, paredes y techos con determinado estilo, adornos, libreros con barnices originales, muebles, así como candelabros que en su conjunto los distinga de la competencia.

En el caso de imagen comercial para productos, ésta no puede atender exclusivamente a aspectos de funcionalidad; es decir, no hay que confundir la imagen comercial con una marca tridimensional (formas novedosas de empaques, botellas o embalajes), por lo que una caja, empaque o embalaje por sí mismo no pudiera ser marca de imagen comercial si no va acompañado de colores o diseños particulares que no impliquen utilidad, o sea, que el producto pueda ser proveído aun en ausencia de éstos.

Al referirse a marcas olfativas es muy común que se piense en que el olor de un perfume puede protegerse como tal. No obstante, dado que se trata del producto en sí y no de un distintivo adicional con el que se pretende identificar al bien en el mercado, el olor del perfume en sí no puede constituir una marca olfativa. Lo mismo ocurre con el trade dress. El bien mismo que se está comercializando no puede protegerse como imagen comercial. Lo susceptible de protección son los elementos ornamentales que, con fines de mercadotecnia, le diferencian de los demás.

IV. Registro

Anteriormente, en el país, la imitación ilegítima de imagen comercial podía considerarse como una infracción por competencia desleal, pero armar el caso era sumamente complicado, además de que la ausencia de un registro hacía muy subjetivo determinar cuál era el concepto protegido. Ahora, la inscripción de esta marca otorga mayor seguridad jurídica que el régimen anterior.

La protección para efectos nacionales se solicita ante el IMPI, otorgándose por 10 años renovables, adicionalmente se puede pedir la protección del INDAUTOR (Instituto Nacional del Derecho de Autor) si algunos o todos los elementos decorativos conforman una obra, así como la marca tridimensional, si el contorno o figura exterior del empaque, embalaje o caja es novedoso.

También, para mantener cualquier marca vigente, se debe presentar un aviso de uso real y efectivo al IMPI y pagar la tarifa correspondiente dentro de los 3 meses siguientes a partir de que se hayan cumplido 3 años de su otorgamiento, so pena de que caduque automáticamente el signo distintivo. La declaración de uso existía originalmente cuando se promulgó la LPI a principios de los 90’s, pero a raíz de una reforma a principios de siglo se suprimió el requisito, y ahora se vuelve a revivir, pero únicamente para registros otorgados a partir del 10 de agosto de 2018.

V. Conclusiones

Actualmente, México otorga la preferencia para la obtención del registro de marca al primero que presente la solicitud, con independencia de la posible fecha de inicio de uso en el país del signo distintivo.

Lo anterior va a implicar una presión significativa sobre los fabricantes, comerciantes y prestadores de servicios que emplean la imagen comercial como elemento de identificación, quienes deberán solicitar el registro marcario respectivo tan pronto como entre en vigor la reforma a la LPI. De otra forma, corren el riesgo de que un competidor solcite, antes que ellos, el registro de un trade dress idéntico o semejante en grado de confusión, lo cual podría afectar gravamente sus actividades y hacerles incurrir en responsabilidad contractual frente a licenciatarios y franquiciatarios.